25 augustus 2024
In een recente beslissing van het EU-gerecht over de bescherming van de vorm van flessen heeft het gerecht een uitspraak gedaan die vergaande gevolgen zal hebben voor ons merkenrecht. Het Europees Merkenbureau is er om bekend dat het hele strenge maatstaven hanteert voor de bescherming van vormen van producten. Een merk kan zijn: een woord of een logo of een kleur of een kleurencombinatie, maar ook elk ander teken dat de producten van de ene onderneming kan onderscheiden van de producten van de andere onderneming. Zo kan men bijvoorbeeld aan de vorm van de Volkswagen kever zien dat het gaat om een bepaalde auto van Volkswagen, in tegenstelling tot een auto van een ander merk. Zodoende kunnen vormen van producten of vormen van verpakkingen sinds lange tijd ook als merk functioneren. Op Europees niveau speelt het probleem dat de ambtenaren vaak menen dat de vorm een functie vervult. Als dit zo is dan is de vorm uitgesloten van bescherming als merk. Dit komt omdat men vindt dat dergelijke vormen niet via het merkenrecht dienen te worden beschermd, maar bijvoorbeeld via het octrooirecht. Keer op keer werden vormen van verpakkingen in Europa geweigerd. In het betreffende uitspraak van het EU-gerecht heeft de deposant aangevoerd dat, ook al zou zijn vorm van een fles in zekere zin functioneel zijn, de vorm daarnaast toch feitelijk onderscheidend was, in die zin dat de consument de vorm kon herkennen en daardoor zien dat de producten uit bepaalde onderneming afkomstig waren. Reeds in de jaren 80 heeft het Benelux Gerechtshof zich over een dergelijke situatie gebogen. Het ging toen om bescherming van de naam Kinder voor chocolade, die deels bestemd was voor kinderen, maar ook voor anderen. De vraag was of het merk Kinder een geldig merk kon zijn voor chocolade wanneer dat merk door een uitzonderingsregel van bescherming zou zijn uitgesloten. Deze uitzonderingsregels vindt men nu terug in artikel 2.2.bis van het Beneluxverdrag, maar zij stammen uit een Internationaal Verdrag uit 1883.! De huidige regels luiden: Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard: a. ……. b. ……. c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d. ……. In het arrest over Kinder uit 1982 noemde men dergelijke merken “onrechtmatige merken”, en de toenmalige grote goeroe in het merkenrecht, Prof. Mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, schreef in 1983, maar ook veelvuldig daarna, dat dergelijke “onrechtmatige merken” niet konden “inburgeren”. “Inburgeren” wil zeggen dat, als een teken aanvankelijk onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, maar door intensief en langdurig gebruik toch feitelijke onderscheidend vermogen verkrijgt en in staat is de herkomst van de producten aan te duiden als zijnde afkomstig uit een bepaalde onderneming, dan kan het teken wel als merk beschermd worden. In de woorden van Helbach, is inburgering uitgesloten als het gaat om een zogenaamd “onrechtmatig” merk. In deze laatste uitspraak van het EU-gerecht over een verpakking heeft het EU-gerecht een nagenoeg identieke uitkomst gegeven: ook al zou de vorm van de fles feitelijk kunnen onderscheiden, dan is bescherming toch uitgesloten omdat de vorm functioneel is en van bescherming is uitgesloten. Deze beslissing kan gevolgen hebben voor tal van andere soorten merken die om de ene of andere reden van bescherming zijn uitgesloten. Dit geldt niet alleen voor vormen, maar ook, bijvoorbeeld, voor plaatsnamen. Recentelijk heeft het EU-gerecht bepaald dat het woord IJsland (zie onze eerdere blog hierover) niet als merk kan dienen, omdat het gaat om een plaatsnaam. Vroeger liet de jurisprudentie enige ruimte voor de situatie wanneer een plaatsnaam niet meteen door het publiek werd gezien als een plaats die relevant was voor de herkomst van de betreffende producten. Het ging toen over de naam Chiemsee voor windsurfartikelen. In de IJsland zaak heeft het EU-gerecht zich nagenoeg 180° gedraaid. Een plaats, in dit geval IJsland, zou namelijk altijd gezien kunnen worden door de consument als een plaats waar de producten vandaan kunnen komen. Deze beslissing van het EU-gerecht over deze vorm van een fles kan de nekslag geven aan alle merken die bestaan uit plaatsnamen. Immers een plaatsnaam kan van bescherming zijn uitgesloten op grond van de wettelijke regel dat die kan dienen als indicatie van de herkomst van de producten - zie de uitzonderingsregels hierboven. Ondernemers die in de loop der jaren hebben betoogd dat hun merk onderscheidend vermogen heeft gekregen en daarom kan worden ingeschreven, kunnen tegen het argument oplopen dat die inschrijving ten onrechte heeft plaatsgevonden. Immers, de uitsluiting van dergelijke “onrechtmatige merken” lijkt nu ook voor het EU-gerecht vanzelfsprekend te zijn. Ook al zou een dergelijke naam (of vorm, of welk teken ook) in de praktijk feitelijk onderscheidend worden, dan nog mag die naam (of vorm, of welk teken ook) niet worden beschermd! Precies wat Helbach 40 jaar geleden betoogde! Wij zullen vermoedelijk binnenkort zaken zien waarin merken die zijn "ingeburgerd" toch alsnog nietig worden verklaard. Heeft u een “ingeburgerd” merk? Neem dan contact met ons op om te bespreken welke gevolgen deze uitspraken voor u kunnen hebben.